1. 기술을 모방당하는 현실과 법적 보호의 한계

선행 업체가 상당한 노력과 자원을 투입해 개발한 제품이나 서비스가 시장에서 성공적으로 안착하면,

이를 분석하고 유사하게 구현한 후발업체들이 빠르게 등장합니다.

이들은 선행 업체의 기술을 모방하여 제품을 출시하고, 단기간 내 시장 점유율을 잠식하며 경쟁 구도를 형성하게 됩니다.

그러나 법적으로는 단순한 모방 자체를 일률적으로 금지하고 있지 않습니다.

오히려 기술발전은 모방과 경쟁의 선순환 속에서 이루어진다는 점이 인정되고 있습니다.

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이러한 구조 속에서 선행 업체들은 자신들의 기술적 성과를 보호하기 위해

특허법, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법 등의 법률에 따라 다양한 권리를 확보하게 됩니다.

 

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만약 후발업체의 제품이나 서비스가 이들 권리를 침해하는 경우, 해당 권리에 기초하여 침해금지 청구를 할 수 있으며,

경우에 따라 부정경쟁방지법상 ‘부정경쟁행위’로서 별도의 금지 청구를 할 수 있습니다.

그러나,​ 부정경쟁행위로 인정받기 위해서는 고도의 입증책임을 수반하며, 실무상 이를 관철하기란 결코 쉬운 일이 아닙니다.

이에 따라 대다수 기업이나 발명자는 등록 가능한 지식 재산권 확보를 우선 전략으로 삼게 됩니다.

다만, 특허를 등록했다고 해서 바로 침해금지 청구가 가능한 것은 아닙니다.❌

특허침해가 인정되기 위해서는 후발업체의 제품이 특허 청구항에 기재된 모든 구성요소를 그대로 포함하고 있어야 합니다.

이를​ ‘구성요소 완비의 원칙(All Elements Rule)’이라 하며, 이는 침해 판단의 핵심적 기준입니다.

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청구 항의 구성 중 하나라도 누락되거나 차이가 있을 경우, 침해가 인정되지 않습니다

(물론, 사안에 따라 '균등 이론'에 따라 균등 침해를 주장할 여지도 존재합니다).

하지만 후발업체들은 이러한 침해를 피하기 위해, 의도적으로 특정 구성요소를 생략하거나 변형하여 회피설계를 시도하는 전략​을 취하곤 합니다. 이로 인해, 특허가 등록되어 있음에도 불구하고 실제로는 권리를 행사하지 못하는 경우가 빈번히 발생하게 됩니다.

2. 단일 특허의 구조적 한계와 분할 출원의 전략적 필요성

로고스 IP/Tech 팀은 다수의 특허침해 사건을 대리하면서,

사전 검토 단계에서 상대방 제품이 청구 항의​ 일부만 구현하고 있어 침해 성립이 어렵다는 판단을 내리는 경우를 자주 경험합니다.

대기업들은 신제품을 출시할 때, 해당 제품과 관련된 수십에서 수백 건의 특허를 사전에 출원함으로써 입체적이고 촘촘한 기술 방어망을 구축합니다. 반면, 스타트업이나 중소기업의 경우 개발한 제품에 대해 1~2건의 특허만을 출원하고 끝내는 경우가 대부분입니다.

소수의 특허만을 출원하는 경우 심사 과정에서 선행기술이 제시되어 진보성 거절을 받게 되며, 이를 극복하기 위해 청구 항의 일부를 보정하다 보면 당초 발명자가 의도한 권리범위보다 좁은 범위로 등록될 수밖에 없습니다. 또한 변리사 역시 모든 회피설계 가능성을 예측하여 청구항을 작성하는 데 실무적 한계가 존재합니다.

결과적으로, 제품의 실제 사용 태양은 보호받지 못하고, 등록된 특허임에도 불구하고 권리행사가 불가능한 상황이 발생하게 됩니다.

이러한 한계를 보완하기 위한 실질적인 방법이 바로 ‘분할 출원’을 활용한 권리 확대 전략입니다.⚖️

3. 실무사례: 자동차 번호판 특허에서의 분할 출원 활용

필자가 변리사로 재직 중일 당시, 자동차용 번호판 플레이트에 관한 특허를 출원하여 등록 결정을 받은 사건이 있었습니다.

설정 등록료 납부를 안내하던 중, 의뢰인은 후발업체가 유사한 제품을 출시했다며 관련 사진을 보내왔습니다.

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이에 침해 여부를 검토한 결과, 해당 제품은 특허 청구 항의 일부 구성요소가 결여되어 있어 현행 청구 항만으로는 특허침해를 인정받기 어려운 상황이었습니다. 다행히도 당시 특허는 아직 설정등록 전 상태였기에, 분할 출원이 가능한 시점이었습니다.

의뢰인에게는 기존 청구항으로는 권리행사가 어렵지만, 침해 제품의 구성에 맞춘 청구항으로 분할 출원을 한다면

침해 주장 가능성이 열릴 수 있음을 설명하였고, 이에 따라 청구항을 재구성하여 분할 출원을 진행하였습니다.

해당 분할 특허 등록 후, 의뢰인은 이를 기반으로 침해 제품에 대해 경고장을 발송하고 일부 업체와는

합의에 도달하여 제품 사용을 중단시켰습니다. 필자는 추가로 분할 출원을 더 진행하여 향후 회피설계 대응 여지도 남겨두었습니다.

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해당 사건은 필자가 로스쿨 진학을 위해 다른 변리사님이 수행하고 있지만,

이후 의뢰인은 이 분할 출원 전략 덕분에 시장 점유율을 유지하며 실질적인 매출을 확보한 것으로 전해 들었습니다.

4. 분할 출원을 고려해야 하는 실질적 이유

분할 출원은 단지 하나의 원 출연에서 복수의 특허를 파생시키는 절차적 수단이 아니라,

실질적으로는 권리범위를 보완하고 확장함으로써 특허의 방어력을 높이는 전략적 수단입니다.✔️

특허권은 일단 설정등록이 완료되면 원칙적으로 청구항을 수정할 수 없기 때문에,

등록 후 침해 판단에서 구성요소 미비로 인해 침해가 성립되지 않는다고 판단되는 경우, 해당 특허는 방어수단으로 기능을 상실하게 됩니다.

하지만 설정등록 전, 즉 등록 결정 이후 단계에서 분할 출원을 활용하면 여전히 심사 중인 청구항을 통해 권리범위를 조정하거나,

다른 사용 태양에 적합한 청구항을 새롭게 구성할 수 있는 기회를 확보할 수 있습니다.

또한, 분할 출원은 최초 출원일을 기준으로 3년 이내에 심사청구가 가능하며, 필요에 따라 최대 2년까지 심사를 유예할 수 있습니다.

이를 통해 실질적인 침해 상황 발생 시점에 맞춰 적시에 심사를 개시하고, 전략적으로 권리를 확보할 수 있는 유연성을 제공합니다.

5. 기술과 발명을 실질적으로 보호하기 위한 ‘지속적 특허 전략’의 필요성

기술을 개발하는 것만큼 중요한 것은, 해당 기술을 어떻게 보호하고 활용할 것인지에 대한 전략입니다.

등록 결정을 받았다고 해서 발명이 곧바로 시장에서 보호된다고 단정할 수는 없습니다.

실제 시장에서는 회피설계와 유사 기술이 범람하며, 권리자가 기술을 적극적으로 방어하지 못하는 사례가 빈번합니다.

분할 출원은 이러한 복잡한 환경 속에서, 기술의 핵심을 지키면서도 다양한 사용 태양을 포괄하는 청구항을 설계함으로써,

권리범위를 현실화하고 방어력을 강화할 수 있는 현실적이고 유효한 전략입니다.

특허는 단순한 '등록'이 아니라, 이후의 '권리 유지 및 행사'까지 이어져야 그 가치가 실현됩니다.💡

따라서 특허를 고정된 권리가 아닌, 시장 상황에 따라 변화하고 대응할 수 있는 전략적 자산으로 인식하고 관리하는 시각이 중요합니다.

제품이나 기술이 급변하는 경쟁 환경에서 생존하고 성장하기 위해서는, 분할 출원을 활용한 지속적인 특허 전략을 반드시 고려해야 합니다.

특히, 자원이 제한된 스타트업이나 중소기업에게 있어, 시장에서 살아남기 위한 실질적 무기가 될 수 있습니다.

로고스 IP/Tech 팀은 지식 재산권 분야에 특화된 변호사, 변리사들로 구성된 팀으로,

특허·상표·디자인·저작권 등 지식 재산 전반에 걸쳐 기업의 성장 단계별로 최적화된 법률 자문과 전략 컨설팅을 제공하며,

특히 스타트업 및 중소·중견기업의 시장 대응력 강화를 위한 맞춤형 권리화 전략과 회피설계 대응,

침해 분쟁 예방 및 대응 전략 등 지식 재산의 실질적 활용과 보호를 위한 종합적 자문 업무를 수행하고 있습니다.